En su Sentencia de 10 de mayo en el asunto C-100/11 P - Helena Rubinstein y L'Oréal c. OAMI y Allergan (o caso "Botox"), el Tribunal de Justicia de la UE (Sala Primera) confirmó la anulación de las marcas comunitarias BOTOLIST y BOTOCYL por resultar perjudiciales para la notoriedad de la marca BOTOX (véase la STJUE en http://tinyurl.com/stjuebotox y nota de prensa en Expansion.com http://tinyurl.com/crqodjt).
En cuanto al fondo, creo que el análisis que realiza el TJUE es conforme al principio de refuerzo de la tutela de las marcas notorias y renombradas que debe presidir el sistema de protección de marca comunitaria, particularmente tras la aprobación del Reglamento (CE) No 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria (versión codificada, DOUE L 78/1 de 24.3.2009)--y ello pese a que el caso se refiriese todavía al Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.
Sin embargo, creo que hay que destacar que la STJUE en el caso Botox refuerza un criterio antiformalista en la determinación de las marcas anteriores que pueden ser objeto de apreciación en sede de nulidad de una marca comunitaria por vulneración de una causa de prohibición relativa. En el litigio, resulta que la acción de nulidad promovida inicialmente por Allergan se basaba principalmente en la anterioridad de una marca comunitaria registrada ante la OAMI y que, en cambio, a lo largo del proceso se centró la protección de la marca "Botox" sobre la base de dos marcas inglesas, registradas ante la UK Intellectual Property Office.
En este sentido, es de destacar que el propio Tribunal General había puesto de manifiesto esta desviación en torno a las marcas anteriores tomadas en consideración para la valoración de la posible nulidad de las marcas "Botolist" y "Botocyl"--dado que, en el seno del procedimiento de anulación ante la OAMI:
"... la Sala de Recurso se «desmarcó del enfoque adoptado por la División de Anulación, que había basado sus resoluciones únicamente en el registro de la marca comunitaria anterior nº 2.015.832 del signo figurativo BOTOX, al considerar que tanto las marcas figurativas como las marcas denominativas BOTOX registradas antes del 6 de mayo de 2002, fueran comunitarias o nacionales, eran notoriamente conocidas». Según el Tribunal, ese enfoque de la Sala de Recurso queda ilustrado por el hecho de no haberse referido, en las resoluciones controvertidas, al elemento figurativo de la marca comunitaria BOTOX" (apartado 22, énfasis añadido).
El TJUE no aprecia ninguna vulneración procesal en el hecho de que, a lo largo del proceso de anulación, se amplíe el abanico de marcas anteriores (comunitarias o nacionales) que se puedan tener en cuenta para apreciar su notoriedad y, por tanto, aplicar un criterio de protección ampliada de las marcas si aquellas de las que se insta la nulidad pueden resultarles perjudiciales o aprovecharse indebidamente de su reputación (apartados 50 a 54 de la STJUE de 10 de mayo). Es cierto que Allergan había alegado, desde el inicio, la existencia de múltiples marcas nacionales y comunitarias registradas entre el 12 de abril de 1991 y el 7 de agosto de 2003, pero no deja de sorprender que estos cambios de base fáctica para la determinación de la eventual nulidad de una marca (comunitaria) en sucesivas resoluciones y sus impugnaciones no planteen ninguna dificultad procedimental al TJUE.
En definitiva, me parece que la STJUE en el caso Botox y sus implicaciones antiformalistas pueden generar un incentivo a la multiplicación de registros de marca (comunitaria y nacionales) por parte de los titulares de marcas que aspiren a ser notorias o renombradas, puesto que la acumulación de un mayor número de derechos puede llegar a aumentar sus posibilidades de probar la reputación de su marca en alguno de los Estados miembros en que se encuentren registradas (en el caso concreto, el litigio se acabó limitando a la prueba de la notoriedad en Reino Unido, pese a que la protección que se obtiene finalmente es en el ámbito comunitario, sin restricción).
No me parece una estrategia deseable, ni en términos económicos, ni de simplificación del sistema comunitario de protección de marcas ni de las políticas empresariales de tutela de signos distintivos, pero parece seguir siendo verdad que la simple acumulación de derechos (con coincidencia espacial) sobre una misma marca otorga una mayor protección. Registren, registren... que algo queda.