En su Sentencia de 11 de noviembre de 2011 (Sala Tercera, rec. casación 1559/2011, ponente Sr. Bandres Sanchez-Cruzat), el Tribunal Supremo desestima el recurso planteado y confirma expresamente que la tutela de la marca "El Corte Inglés", en tanto que marca notoria (o renombrada, no lo aclara), impide el registro de la marca aspirante "Inglecor"--por mucho que la solicitud fuera para una clase del Nomenclátor Internacional distinta de aquéllas para las que está registrada la marca El Corte Inglés. Así, la STS es clara en enfatizar la potenciación de la protección de marcas notorias y renombradas que se inició timidamente con la anterior normativa y que ha venido a reforzar de manera clara la vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LMa).
En este sentido, resulta interesante y debe ser bienvenido el FJ 5º de la STS de 11 de noviembre, donde queda claramente establecido el criterio de maximización de la tutela de marcas notorias y renombradas que deberá presidir la interpretación y aplicación de la LMa: "Es cierto que la Ley 32/1988 no llegó a potenciar la protección de la marca notoria en el sentido que, más tarde, haría la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Esta última ley, inspirada en el designio de reforzar aun más la protección de las marcas notorias (y de las renombradas), entendiendo por notorias aquellas conocidas por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios, dispuso que, una vez registradas, serían objeto de protección por encima del principio de especialidad. En su virtud, el registro previo de una marca notoria impide ahora registrar cualquier signo idéntico o semejante también para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, si con la utilización del signo realizada sin justa causa se puede indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad."
Sin embargo, pese a la corrección técnica de la mayor parte de la STS de 11 de noviembre, me parece criticable que, obiter dictum eso sí, el Tribunal Supremo haya abierto una puerta a la protección marcaria por simple agregación--que, de algún modo, podría importar al ámbito de las marcas el problema de la agregación de patentes con el mero propósito de incrementar de facto su protección al imponer mayores barreras a su utilización y a la obtención de licencias contractuales (patent pooling) o, incluso, con fines puramente espúreos (patent trolls).
En este sentido, hay que resaltar que al inicio del mismo FJ 5º, el Tribunal Supremo realiza una comparación entre la marca aspirante "Inglecor" y el conjunto de las marcas titularidad de El Corte Inglés, S.A. [en concreto, las marcas EL CORTE INGLÉS, HIPERCOR, OPENCOR, SUPERCOR, BRICOR, TELECOR, MEGACOR, MINICOR, PUNTOCOR y SUPRACOR] y determina que "desde una visión de conjunto de los signos enfrentados, la existencia de similitud denominativa, fonética y conceptual, debido a la notoriedad y renombre de las marcas de titularidad de la mercantil EL CORTE INGLÉS, S.A., que derivan del término "CORTE" [...] puede inducir al público a asociar la marca novel número 2.479.647 "INGLECOR", que distingue servicios de cafetería en clase 43, con los servicios ofrecidos por dicha Cadena Comercial, que, asimismo, detenta servicios de restauración." Este análisis de conjunto no se mantiene en el resto de la resolución, en que el Tribunal Supremo realiza estrictamente un control de incompatibilidad de signos por la tutela de la marca "El Corte Inglés" (no del resto) en tanto que marca notoria (o renombrada). Por tanto, entiendo que es un razonamiento obiter dictum que debe tomarse con la debida cautela.
Aunque el TS no va tan lejos como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede Málaga), cuya Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo había determinado en la sentencia recurrida (de 31 de enero de 2011) que "teniendo todas [las marcas renombradas] como componente común la sílaba "cor", indicativa de su pertenencia a esa familia de marcas que derivan de Corte (El Corte Inglés) de suerte que la admisión de la marca Inglecor podría sugerir en el potencial cliente la creencia de que el establecimiento del recurrente pertenece también a la misma titularidad quedando impregnada de los estándares de calidad que le son propias, que había determinado en la sentencia recurrida"--el razonamiento por el que se otorga (o se sugiere) una protección del vocablo "Corte" (o de la sílaba "Cor") y una reserva prácticamente en exclusiva a El Corte Inglés, S.A. por ser titular de una "familia de marcas" notorias (o renombradas, no se aclara) que los incluyen o evocan, me parece peligroso. Sobre todo si este "análisis por agregación" se traslada al ámbito de las marcas que no hayan alcanzado notoriedad o renombre--puesto que generaría un incentivo al registro de "familias de marcas" con el único propósito de alcanzar por simple acumulación un grado de protección que probablemente pueda llegar a incumplir requisitos fundamentales del sistema marcario, como el requisito de capacidad distintiva de los signos o de especialidad de la tutela registral.
En definitiva, creo que hay que limitar la relevancia de la STS de 11 de noviembre al claro énfasis que pone en la tutela reforzada de las marcas notorias (y renombradas) en la vigente LMa y, en cambio, dejar de lado y cerrar la puerta a cualquier razonamiento orientado a la tutela marcaria por acumulación, de modo que evitemos la creación (y protección) indeseada de pools de marcas--especialmente por la litigiosidad que pueden conllevar y por su tendencia al abuso, como pone de manifiesto la situación actual en la vecina materia del derecho de patentes.
